浅谈IPO项目中的专利核查要点与方式
作者：北京国枫律师事务所 夏俊彦
前言
在商业并购中，被收购标的的知识产权情况往往都是收购方核查的重点，知识产权权属方面的瑕疵可能影响交易的最终价格。然而，笔者在查阅部分IPO申报文件的过程中却发现，在境内IPO项目中，可能由于中介机构之角色与其在并购交易中不同，对于知识产权的核查从原本的“重点关注事项”变为了纯粹的底稿信息转化工作。但无论是从近年来证监会对于IPO项目的反馈意见甚至发审委会议上提出的问题中，均能感受到其对于知识产权问题的关注。因此，笔者希望藉此文，通过整理近期监管部门对于专利问题的关注重点，重新审视IPO项目中对于专利的核查要点与方式。
反馈典型问题
参考案例 宁波中大力德智能传动股份有限公司（2017年8月29日上市）
反馈意见：
请保荐机构、发行人律师核查发行人拥有和使用的各项知识产权的来源和取得过程是否符合相关法律法规的规定，是否存在合作开发的情况，是否存在利用关联方或非关联方的职务发明的情形，核心技术对第三方是否存在依赖，是否存在诉讼、纠纷或其他引致权利不确定的情况，是否影响发行人的资产完整性，是否构成本次发行上市的法律障碍，并发表核查意见。
在近期公开的证监会针对科技型企业IPO项目的反馈意见中，上述反馈意见已成为“标配”。仅仅根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号―招股说明书》（2015年修订）与《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号--创业板公司招股说明书》（2015年修订）之要求披露专利之“数量、取得方式和时间、使用情况以及目前的法律状态，披露使用期限或保护期、最近一期末账面价值，以及上述资产对发行人生产经营的重要程度”或已成为最基本之要求。
在对拟IPO企业进行核查时还是应当关注于是否存在“发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险”（《首次公开发行并上市管理办法》）的情况。IPO核查中不仅应对目前的专利状况进行信息披露，也应从实质方面判断其可能存在的风险。
核查中应关注的事项
根据上文之典型案例，除专利之基本状态外，仍应关注其来源、取得过程、是否存在合作开发、是否利用第三方职务发明、核心专利是否对第三方存在依赖及是否存在诉讼情况等方面。针对上述关注点，在进行IPO项目之尽职调查过程中，也应额外关注以下方面。
（一）专利发明人情况
在招股说明书等申报文件中，对于专利情况的披露着重于现时之权属状况，对发明人情况的核查容易被遗忘，而对于发明人情况的核查恰是识别专利权属是否存在风险的关键步骤之一。
核查内容
针对发明人之从业经历与教育背景，确认其是否具有开发相关技术的能力。
如其与拟IPO企业建立劳动关系或签署开发协议前一年内仍于原单位存在劳动关系，则需进一步结合其他材料判断其是否存在利用原单位职务发明的可能。
核查发明人与原单位签署的劳动合同、竞业协议与保密协议，确认其于拟IPO企业处任职是否存在违反上述协议约定的情况，是否可能导致相关专利之权属出现争议。
如专利发明人并非发行人员工，应核查其是否与拟IPO企业签订相关的协议以约定专利权属，是否从拟IPO企业处领取相应的报酬，拟IPO取得专利所支付的对价是否公允。
重点关注问题 职务发明
根据《中华人民共和国专利法》第六条之规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。同时，《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条对“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”定义中包含“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。
对于核心专利研发过程中，发明人任职于其他单位的，或处于退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内的，需要确认该核心专利不属于该发明人原单位之职务发明成果。特别对于发明人曾于原单位之劳动合同/聘用合同中存在对于其任职期间内的研发成果权属进行约定的，需要重点关注，并结合其原单位任职期间是否有领取职务发明创造奖励的情况进行判断。
参考案例深圳市民德电子科技股份有限公司（2017年5月19日上市）
反馈意见
请发行人补充披露：
发行人核心技术的形成、发展过程，发行人现有各项专利权、软件著作权、集成电路布图设计等核心技术的发明人或主要研发人员，是否涉及公司董事、监事、高级管理人员或其他核心人员在深圳大学等曾任职单位的职务成果。
民德电子发行律师出具的补充法律意见书回复：
经本所律师核查，上述知识产权研发过程中的实验设备、测试设备、原材料、零部件、研发资金均为公司提供，不存在使用第三方物质条件的情形，也不存在完成第三方工作任务的情形。公司完整拥有各项知识产权的所有权，权利状况清晰、明确。就许文焕、黄强作为研发人员获得的知识产权，深圳大学于2014年10月10日出具了《关于许文焕在深圳大学任职期间所获部分专利为非职务发明的确认函》、《关于黄强在深圳大学任职期间所获部分专利为非职务发明的确认函》，确认：“①许文焕和黄强未有使用深圳大学的物质技术条件（包括但不限于：资金、设备、零部件、原材料或不对外公开的技术资料等）来进行并完成该等发明创造；②许文焕和黄强未有利用深圳大学或者国家拨付的科研项目资金为该等专利的形成进行研究活动；③该等专利不属于许文焕和黄强在深圳大学就职期间及离职1年内（许文焕：2005年4月至2013年3月；黄强：2004年至2013年）的职务发明；④深圳大学对该等专利不享有专利申请权及专利权，以后亦不会主张相应权利。”公司核心技术形成过程中相关发明人或主要研发人员不存在使用第三方物质条件的情形，也不存在完成第三方工作任务的情形，公司完整拥有各项知识产权的所有权，权利状况清晰、明确，不存在权属纠纷或潜在纠纷风险。
解决思路
除了从是否利用原单位物质技术条件角度进行核查与论述外，取得发明人原单位出具的说明或确认函可以最大程度降低风险。
（二）研发过程
核查内容
研发团队成员（从业经历、教育背景）及研发计划。
使用的物质条件及技术文件等。
参考案例 江苏大烨智能电气股份有限公司（2017年7月3日上市）
发审会问题
请发行人代表说明：发行人业务发展较快及收入、利润快速增长的主要原因。发行人在成立时注册资本仅为货币资金的前提下，其专利技术、关键技术人员、关键生产设备及经营场地如何获得。
（三）受让专利（授权专利）价格之合理性
核查内容
就发行人受让自关联方的专利，应核查其定价的公允性。
是否存在转移专利研发成本以及故意降低转让应缴税费的情况。
参考案例 广东翔鹭钨业股份有限公司（2017年1月19日上市）
发审会问题：
请发行人代表进一步说明转让取得专利权的转让方与发行人是否存在关联关系、转让价格的公允性及其对财务状况的影响。请保荐代表人说明核查情况。
参考案例 深圳市民德电子科技股份有限公司（2017年5月19日上市）
反馈意见：
请发行人补充披露与黄强作为发明人的专利相关产品在报告期内的收入占比；说明黄强作为发明人的相关专利研发费用金额及承担方式，是否存在由发行人股东或其他主体代为承担研发费用的情形。
补充法律意见书：
根据发行人出具的书面说明，黄强作为发明人的相关专利均为软件方面的发明创造和实用新型专利，主要依托研发人员的知识储备和思维能力，在电脑上进行编程、仿真实现，研发过程无需使用大额的硬件设备、实验仪器、原材料。上述专利的研发支出主要支出为电脑折旧、专利申请费用及少量样品费用等，金额较小，该等费用均由公司承担，不存在由发行人股东或其他主体代为承担的情形。
综上所述，本所律师认为黄强作为发明人的相关专利研发费用金额及承担方式不存在由发行人股东或其他主体代为承担研发费用的情形。
发审会问题：
黄强作为发行人股东，并未在发行人处任职，其作为发明人的多个专利权由发行人享有，但黄强未领取报酬。
（1）请发行人代表说明股东黄强提供专利服务是否构成关联交易；
（2）发行人认为黄强作为公司主要股东之一，已切实分享了公司因技术突破、专利积累、产品创新带来的价值提升，请发行人代表说明其他未在发行人处任职领薪的股东是否享有同等的价值提升，黄强作为股东无偿提供专利服务的关联交易是否履行相关的决议，定价是否公允，发行人的内控制度是否能够有效执行；
解决思路
如存在拟IPO企业从关联方处受让核心专利的情况，应关注其交易背景与定价依据，核查相关专利形成过程中产生的研发费用。如拟IPO企业存在较多核心专利均为受让取得，其自主研发能力易受质疑，建议通过将转让方并入拟IPO企业体系内或签署长期合作协议并明确约定相关知识产权之申请权归属以最大程度保障拟IPO企业之知识产权研发能力。
（四）专利诉讼
核查内容
核查发行人是否存在专利方面的尚未了结的诉讼与潜在诉讼情况，如有，应进一步披露该等诉讼与潜在诉讼对于发行人持续经营能力的影响，包括但不限于涉及专利和诉讼专利的产品及其销售收入、净利润金额及其占比情况。
参考案例 北京星网宇达科技股份有限公司（2016年12月13日上市）
发审会问题
请发行人代表进一步说明报告期各期发行人涉及宣告无效专利和诉讼专利的产品及其销售收入、净利润金额及其占比情况；发行人拥有的相关专利、商标、著作权的有效期限、截至目前的法律状态；除两起专利无效宣告请求案件和一起专利诉讼案件外，是否还存在其他注销、终止、被第三方提起异议或无效宣告等异常情况，是否存在其他知识产权争议或纠纷；相关专利诉讼案件的最新进展情况和发行人拟采取的相应措施，对发行人在用的商标、专利、专有技术等重要资产或技术的取得或者使用是否存在重大不利变化的风险，是否会对发行人的业绩和持续经营产生实质性影响；相关信息和风险是否充分、准确披露。请保荐代表人发表核查意见。
参考案例 常州永安公共自行车系统股份有限公司（2017年8月17日上市）
4月17日、18日，美籍华人顾泰来以永安行侵犯其持有的“无固定取还点的自行车租赁运营系统及其方法”专利为由，先后向苏州中院和南京中院起诉永安行。5月初，顾泰来又向中纪委实名举报证监会发行部，质疑其与永安行存在“重大私相授受的暗箱操作”。此后，永安行因发行人出现媒体质疑事项，暂停股票发行工作。
在核心专利存在诉讼的情况下，IPO进程往往也会因其影响，类似案例如广州通宇通讯股份有限公司（002792）、洛阳北方玻璃技术股份有限公司（002613）、江苏太平洋石英股份有限公司（603688）等。
结语
近年来，随着中国企业从“劳动密集型”逐渐向“技术密集型”转变，本土制造业企业愈发重视技术研发，越来越多的轻资产科技型企业也最终走上IPO道路，知识产权对于企业盈利能力的作用与日俱增。IPO项目工程浩大，企业与中介机构往往视知识产权方面的核查为“常规操作”，但“魔鬼”往往藏在细节中，只有扎实的基础工作，才能为优质企业的IPO之路保驾护航。
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